A partir del 12 de junio de 2023, ser\u00e1 posible presentar caducidades parciales de marca por falta de uso en Argentina, lo que conllevar\u00e1 un cambio significativo para los titulares de derechos y tendr\u00e1 un impacto notable en las estrategias de registro de marcas.<\/p>\n
Hace casi cinco a\u00f1os, la nueva Ley de Marcas de Argentina introdujo la posibilidad de interponer una acci\u00f3n de caducidad parcial contra una marca. Ahora que el per\u00edodo de gracia de cinco a\u00f1os est\u00e1 casi terminado, la Oficina de Marcas y Patentes tendr\u00e1 que comenzar a aceptar y resolver caducidades parciales en casos de falta de uso.<\/p>\n
Una solicitud de caducidad parcial busca cancelar parcialmente una marca que no ha sido utilizada en relaci\u00f3n con ciertos productos o servicios dentro de los cinco a\u00f1os anteriores a la solicitud de caducidad. El registro permanecer\u00e1 vigente para aquellos productos o servicios no incluidos en la solicitud de caducidad, pudiendo interponerse solicitud de caducidad tanto contra nuevas marcas como contra renovaciones.<\/p>\n
Este resulta ser un cambio significativo. Hist\u00f3ricamente, en Argentina, los titulares de marcas registradas pose\u00edan “marcas defensivas” y esas marcas se registraban en otras clases que no estaban en uso y no necesariamente relacionadas con las clases principales utilizadas por la empresa. Esta era una pr\u00e1ctica aceptada porque el requisito de uso se cumpl\u00eda si la marca se usaba para cualquier producto o servicio, en cualquiera de las clases citadas. El resultado fue que muchas empresas registraron su marca en las 45 clases o en varias, aunque solo la usaron para un \u00fanico producto.<\/p>\n
En efecto, Argentina brinda protecci\u00f3n adicional para las marcas notoriamente conocidas bajo el Convenio de Par\u00eds y los ADPIC. Sin embargo, este estado debe ser declarado por un juez federal en un caso espec\u00edfico. Esto, como se puede imaginar, es dif\u00edcil de lograr y costoso. En Brasil, nuestro vecino y rival futbol\u00edstico, la Oficina de Marcas puede declarar el estatus de marca notoriamente conocida. Si bien esto tampoco es f\u00e1cil de obtener, este ejemplo brinda protecci\u00f3n en todas las clases no registradas durante diez a\u00f1os. Lo menciono para que nuestras autoridades tomen nota ya que entiendo es una mejor manera de lidiar con este tipo especial de estatus.<\/p>\n
Por lo tanto, estas “marcas de defensa” parec\u00edan justas y razonables como una protecci\u00f3n adicional para las marcas notorias. Sin embargo, resultaban injustas cuando eran utilizadas por aquellos que no eran muy conocidos. En algunos casos extremos, empresas que conviv\u00edan en otros pa\u00edses por la diferente naturaleza de sus negocios principales encontraron que en Argentina enfrentaban obst\u00e1culos insalvables ya que la otra empresa ten\u00eda protecci\u00f3n en todas las clases. Existen casos de algunas empresas que no pudieron ingresar al mercado argentino debido a esto o bien tuvieron que usar una marca alternativa.<\/p>\n
Estas marcas defensivas ser\u00e1n objeto pr\u00f3ximamente de acciones de caducidad, al t\u00e9rmino de las cuales permanecer\u00e1n vigentes \u00fanicamente para los productos comercializados o los servicios prestados (y los relacionados o similares a ellos) o si las marcas forman parte de la designaci\u00f3n de una actividad \u00fanicamente en relaci\u00f3n con los productos o servicios relacionados o similares a esta. La \u00fanica excepci\u00f3n ser\u00e1n los casos en que la falta de uso de la marca registrada se deba a fuerza mayor.<\/p>\n
El elemento principal \u2013y esencial\u2013 en una acci\u00f3n de caducidad es la prueba del uso\/no uso. La carga de la prueba recae mayoritariamente en el titular de la marca impugnada ya que se trata de hechos positivos: demostrar que hay o hubo uso.<\/p>\n
Consecuentemente, es importante recopilar y conservar pruebas del uso de la marca, al menos una vez al a\u00f1o, en relaci\u00f3n con tantos productos y servicios como sea posible. Tambi\u00e9n es aconsejable conservar copias de cualquier publicidad de la marca que se hubiere realizado y resulta de vital importancia que todas las pruebas de uso est\u00e9n fechadas, sean fiables y comprobables.<\/p>\n
Asimismo, en Argentina el uso de la parte o de los elementos distintivos o sustanciales de una marca bastar\u00eda para repeler una acci\u00f3n de caducidad por falta de uso seg\u00fan la jurisprudencia. Por esta raz\u00f3n, si una empresa es titular de una marca que posea un dise\u00f1o pero ha estado utilizando una versi\u00f3n actualizada y ligeramente diferente durante los \u00faltimos cinco a\u00f1os, la defensa a\u00fan ser\u00eda posible. Sin perjuicio de lo anterior, siempre se recomienda presentar el dise\u00f1o actualizado para protecci\u00f3n y abstenerse de renovar el anterior.<\/p>\n
En los casos en que la marca registrada no haya sido utilizada en Argentina, y el propietario o licenciatario de la marca no est\u00e9 listo para comenzar a usarla, la mejor forma actual de fortalecer los derechos ser\u00eda obtener una marca levemente diferente antes de exponerse a una acci\u00f3n de caducidad. Por cada marca vigente que desee impugnar por falta de uso durante los \u00faltimos cinco a\u00f1os, debe presentar acciones separadas ante la oficina de Marcas. Por ende, cuantos m\u00e1s registros de marca tenga, m\u00e1s caro le resultar\u00e1 a la parte contraria. Si bien esta estrategia no es a prueba de balas, sigue siendo la mejor alternativa disponible en Argentina.<\/p>\n
Toda resoluci\u00f3n de la Oficina de Marcas dentro del proceso de caducidad ser\u00e1 recurrible mediante recurso de reconsideraci\u00f3n (10 d\u00edas h\u00e1biles) y\/o jer\u00e1rquico (15 d\u00edas h\u00e1biles). En el caso de la resoluci\u00f3n final, se puede recurrir mediante recurso de reconsideraci\u00f3n y\/o jer\u00e1rquico o se puede interponer directamente recurso ante la C\u00e1mara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal (30 d\u00edas h\u00e1biles) previsto en el art\u00edculo 26 de la Ley 22.362, el que deber\u00e1 ser presentado en el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial.<\/p>\n
En conclusi\u00f3n, el nuevo proceso de caducidad parcial de marca por falta de uso en Argentina destaca la importancia del uso y protecci\u00f3n de las marcas. Este nuevo recurso jur\u00eddico brindar\u00e1 a las empresas una herramienta poderosa para cancelar las marcas no utilizadas mientras buscan ingresar al mercado argentino, pero existen estrategias alternativas para proteger las marcas, como la concesi\u00f3n de licencias, el uso de la marca en relaci\u00f3n con bienes o servicios relacionados, el registro de nuevas marcas ligeramente diferentes, etc. Al tomar medidas proactivas para proteger sus marcas registradas, las empresas pueden garantizar que sus derechos de propiedad intelectual est\u00e9n protegidos y que su marca siga siendo valiosa.<\/p>\n
Leyes aplicables:<\/p>\n
– Ley de marcas 22.362, art. 26. (Art\u00edculo sustituido por art. 74 de la Ley N\u00b0 27.444).<\/p>\n
– Decreto 242\/2019, art. 26. (Reglamentaci\u00f3n ley 22.362)<\/p>\n
– Resoluci\u00f3n INPI 183\/2018, anexo IV (incorporado por Resoluci\u00f3n INPI P279\/2019, anexo II).<\/p>\n
Informaci\u00f3n tomada de MARCASUR.COM<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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